Права на товарный знак по общему праву: что даёт одно лишь использование и где оно заканчивается

Как возникают права по общему праву

Права по общему праву возникают из использования, а не из подачи документов в государственный орган. USPTO указывает, что права на товарный знак вы устанавливаете, используя его с вашими товарами или услугами. Использование означает показ знака покупателям так, как вы продаёте: на товаре, упаковке или этикетках для товаров, а для услуг в рекламе, на сайтах и в социальных сетях. Эти примеры были в прежней публикации. Страница USPTO о владении и регистрации товарного знака подтверждает основную мысль, но не перечисляет каналы, поэтому список приведён для примера.

В прежней публикации говорилось, что права по общему праву дают надёжную защиту и что владелец может защищать их в суде и взыскивать деньги. Федеральное право действительно допускает гражданские иски по незарегистрированным знакам. Section 43(a) закона Лэнхэма (Lanham Act), 15 U.S.C. §1125(a)(1)(A), делает ответственным любое лицо, которое использует в торговле любое слово, термин, имя, символ или устройство либо любое ложное указание происхождения, способные вызвать смешение относительно источника товаров или услуг. Он позволяет любому лицу, которое считает, что ему, вероятно, будет причинён ущерб, подать гражданский иск. Для такого иска закон не требует регистрации.

Территория использования задаёт предел

USPTO указывает, что права от использования ограничены и действуют только на территории, где вы предоставляете свои товары или услуги. Если использование охватывает меньше, чем всю страну, вы можете защищать права только в тех местах, где используете знак. В примере USPTO человек продаёт самодельные украшения на местном фермерском рынке под знаком. По мере роста бизнеса в интернете владельцу может понадобиться федеральная регистрация для более широкой защиты.

В прежней публикации приводилась кофейня в Сиэтле и говорилось, что кто-то может открыть кофейню с тем же названием в Майами без нарушения. Это слишком категорично. Где заканчиваются права по общему праву, это вопрос факта: где знак используется, рекламируется и известен. Онлайн-продажи с доставкой по всей стране затрудняют проведение этой границы, и прежняя публикация была права, что такие дела могут быть сложными. Храните датированные записи о том, где вы продаёте, где рекламируетесь и откуда приходят клиенты.

Права по общему праву и более поздняя федеральная регистрация

Федеральная регистрация меняет положение всех, кто приходит позже. Когда знак зарегистрирован в Основном реестре, дата подачи заявки становится конструктивным использованием (constructive use), которое даёт приоритет по всей стране против любого лица, кроме того, кто использовал знак до подачи заявки и не оставил его (15 U.S.C. §1057(c)). Регистрация также является предполагаемым уведомлением о притязании владельца на право собственности (§1072).

Закон защищает более раннего местного пользователя в ограниченной мере. В иске о нарушении является защитой довод о том, что оспариваемый знак был принят без знания о предшествующем использовании владельцем регистрации и непрерывно использовался с даты до конструктивного использования владельца регистрации. Защита действует только для территории, на которой доказано такое непрерывное предшествующее использование (§1115(b)(5)). Раздел о неоспоримости содержит похожее исключение для прав по праву штата, которые продолжаются с момента до регистрации (§1065).

Та же логика работает и в обратную сторону. Знаку, который настолько похож на знак или торговое наименование, ранее использованные в США другим лицом и не оставленные, что способен вызвать смешение, могут отказать в регистрации (§1052(d)). USPTO добавляет, что более раннее использование по общему праву может влиять на права, предоставляемые вашей федеральной регистрацией. Пример Atlas Fitness из прежней публикации применяет ту же логику: более поздний местный пользователь может нарушать более раннюю федеральную регистрацию для услуг того же рода независимо от того, работает ли владелец регистрации в этом городе. Раздел 1052(d) также позволяет USPTO в ограниченных обстоятельствах выдавать параллельные регистрации (concurrent registrations) с условиями о том, где каждый владелец может использовать знак.

Как долго действуют права по общему праву

В прежней публикации говорилось, что права по общему праву могут действовать бессрочно при непрерывном использовании, в отличие от регистрации, которая требует поддержания. В целом это верно, но есть два ограничения. Во-первых, права зависят от использования. По 15 U.S.C. §1127 знак считается оставленным, когда его использование прекращено с намерением не возобновлять, а неиспользование в течение трёх лет подряд является prima facie доказательством оставления. Намерение не возобновлять использование может быть выведено из обстоятельств.

Во-вторых, имеет значение сила знака. USPTO указывает, что слабые знаки трудно и дорого защищать и что описательные знаки могут быть зарегистрированы только тогда, когда они приобретают различительную способность в результате широкого использования. Тот же практический вывод относится к незарегистрированным описательным названиям: чем больше название лишь описывает товары, тем труднее кого-либо остановить.

Практические шаги для незарегистрированного знака

Эти шаги следуют из приведённых выше источников:

1. Используйте TM для товаров или SM для услуг вместе со знаком. Не используйте ®, пока знак не зарегистрирован (TMEP §906).
2. Храните доказательства первого использования, мест продажи, рекламы и объёма продаж по территориям.
3. Проверьте базу данных USPTO до расширения и добавьте реестры штатов, записи о названиях компаний и интернет. Результаты самого USPTO не включают незарегистрированных пользователей.
4. Решите, когда стоит подавать на федеральную регистрацию. Федеральная регистрация даёт права по всей стране, а регистрация в штате даёт права только в этом штате (USPTO).
5. Смотрите и прекращённые записи. Владелец регистрации, срок которой истёк, может всё ещё использовать знак.