Защита внешнего вида товара (trade dress) в США и чем от неё отличаются сертификационные знаки

Что охватывает trade dress

Trade dress это вид товарного знака. Он может охватывать форму и цвет упаковки, макет этикетки, форму или дизайн товара либо оформление и планировку ресторана или магазина.

В деле Two Pesos v. Taco Cabana (1992), споре двух техасских сетей мексиканских ресторанов из-за сходного оформления, Верховный суд постановил, что trade dress с изначальной различительной способностью защищается по §43(a) закона Лэнхэма (Lanham Act) без доказательств вторичного значения.

Один лишь цвет иногда может работать как товарный знак, если он указывает на источник и не выполняет иной существенной функции (Qualitex v. Jacobson, 1995).

Две проверки: различительная способность и функциональность

Функциональность это тяжёлый барьер. Особенность функциональна, если она существенна для использования или назначения товара либо влияет на его стоимость или качество. В деле TrafFix Devices v. Marketing Displays (2001) подставку для знака с двумя пружинами, на которую ранее выдавались патенты на полезную модель, нельзя было защитить как trade dress; суд указал, что патент на полезную модель является веским доказательством того, что заявленные особенности функциональны.

Материал, функциональный в целом, также нельзя зарегистрировать (15 U.S.C. §1052(e)(5)).

Как доказать вторичное значение

Вторичное значение существует, когда соответствующая публика видит в этом облике указание на один источник. Доказательства обычно включают:

• как долго и насколько исключительно вы использовали trade dress;
• рекламу, которая указывает на сам внешний вид, с её расходами и охватом;
• объём продаж и непрошеное освещение в СМИ;
• опросы потребителей, подготовленные для судебного разбирательства;
• доказательства того, что конкурент скопировал внешний вид намеренно.

Регистрация trade dress

Trade dress можно зарегистрировать в USPTO, как и другие знаки. Для регистрации USPTO может принять 5 лет по существу исключительного и непрерывного использования как prima facie доказательство приобретённой различительной способности (15 U.S.C. §1052(f)), хотя для дизайна товара обычно нужно больше.

Регистрация в Основном реестре даёт презумпции действительности и права собственности. Она также снимает бремя, которое §1125(a)(3) возлагает на владельцев незарегистрированного trade dress, доказывать нефункциональность в суде.

Trade dress, который пока не различителен, но способен отличать товары, может попасть в Дополнительный реестр, который прямо охватывает упаковку и конфигурации товаров, не являющиеся функциональными (15 U.S.C. §1091(c)).

Для заявки нужны изображение и описание, которые заявляют только нефункциональные особенности, и образцы, показывающие использование trade dress. Только регистрации в Основном реестре можно внести в реестр Таможенной и пограничной службы США за $190 за класс, чтобы останавливать ввоз нарушающих товаров (19 CFR 133.1, 133.3).

Нарушение и размывание

Чтобы выиграть иск о нарушении, владелец должен показать охраняемый trade dress, различительный и (если он не зарегистрирован) нефункциональный, а также вероятность того, что покупатели будут введены в заблуждение относительно источника.

Размывание (dilution) является отдельным требованием. Владелец известного trade dress, широко узнаваемого широкой американской публикой, может остановить ослабление (blurring) или порочащее использование (tarnishment) даже без смешения и без конкуренции. Для незарегистрированного trade dress владелец должен доказать, что он нефункционален и известен в целом, независимо от любых зарегистрированных знаков внутри него (15 U.S.C. §1125(c)(4)).

Патенты на промышленный образец: защита внешнего вида с момента запуска

Поскольку для дизайна товара защита как trade dress начинается только после появления вторичного значения, многие компании также подают заявку на патент на промышленный образец для декоративного внешнего вида нового товара. Такой патент действует 15 лет с даты выдачи (35 U.S.C. §173).

Подавайте до того, как вашему публичному раскрытию исполнится год: раскрытия изобретателем за 1 год или менее до подачи не считаются уровнем техники (35 U.S.C. §102(b)(1)). В других странах такого льготного срока может не быть.

Сертификационные знаки

Сертификационный знак используют лица, не являющиеся его владельцем, чтобы подтвердить региональное или иное происхождение, материал, способ изготовления, качество или иные характеристики либо то, что работу выполнили члены профсоюза (15 U.S.C. §1127). Знакомые примеры это метки, подтверждающие органические продукты, товары, не тестировавшиеся на животных, или товары из устойчивых источников.

• Владелец устанавливает письменные стандарты и должен контролировать использование знака; к заявке нужно приложить копию стандартов (37 CFR 2.45).
• Владелец не должен производить или продавать товары или услуги, которые он сертифицирует, за исключением продвижения программы сертификации.
• Владелец должен сертифицировать любого, кто отвечает стандартам. Регистрацию можно аннулировать в любое время, если владелец не контролирует знак, продаёт сертифицируемые товары, допускает использование без сертификации или избирательно отказывает в сертификации (15 U.S.C. §1064(5)).
• Сертификационные знаки относят к американскому Классу A для товаров или Классу B для услуг.

Коллективные знаки отличаются

Коллективный знак используют члены кооператива, ассоциации или иной группы, и к нему относятся знаки, указывающие на членство в профсоюзе или ассоциации (15 U.S.C. §1127). Члены используют его на собственных товарах или услугах, чего владелец сертификационного знака делать не вправе.

Практические шаги для бренда с отличительным внешним видом

1. Составьте список визуальных особенностей, которые вы хотите защитить, и отделите функциональные.
2. Подайте заявку на патент на промышленный образец для нового дизайна товара до запуска или вскоре после него.
3. Используйте внешний вид последовательно и рекламируйте его как признак вашего бренда.
4. Зарегистрируйте trade dress упаковки в USPTO, когда он различителен; пока он набирает вторичное значение, рассмотрите Дополнительный реестр.
5. Внесите регистрации в Основном реестре в реестр таможни, если копии поступают через порты США.
6. Храните доказательства: датированные фотографии, данные о продажах, расходы на рекламу и публикации в прессе.