Как выбрать сильный товарный знак: различительная способность, конфликты и типичные ошибки

Шкала различительной способности

USPTO указывает, что сильный товарный знак обладает изначальной различительной способностью и быстро указывает на вас как на источник. Чем сильнее знак, тем легче запретить другим его использовать, а слабые знаки защищать трудно и дорого. TMEP §1209.01 располагает знаки на шкале от произвольных или вымышленных через наводящие и лишь описательные до родовых терминов и указывает, что положение знака можно оценить только применительно к конкретным товарам или услугам.

Примечание 1

Восемь проверок перед выбором названия

В прежней публикации было восемь советов. Они остаются в силе, но несколько из них нужно было поправить по собственным страницам USPTO:

1. Избегайте известных знаков. Известные знаки других владельцев рискованны даже для не связанных товаров из-за исков о размывании (dilution) (15 U.S.C. §1125(c)). Отказ не единственный риск: владелец может и подать иск.
2. Ищите в базе данных USPTO и среди товаров, близких к вашим. Товары не обязаны входить в один класс, чтобы считаться связанными. Бренду одежды в Классе 25 стоит посмотреть и связанные услуги розничной торговли в Классе 35. См. отдельное руководство о поиске.
3. Проверяйте названия, похожие по звучанию или виду. Знаки не обязаны быть тождественными, чтобы конфликтовать. Для связанных товаров может быть достаточно сходства звучания, внешнего вида, значения или общего коммерческого впечатления (USPTO, Likelihood of confusion).
4. Не используйте термины, распространённые в вашей отрасли. Описательная формулировка является слабой основой и может быть отклонена по §2(e)(1).
5. Проверяйте реестры штатов и названия компаний. Федеральная база данных показывает не всех, у кого есть права. USPTO советует заявителям самим проверять базы данных штатов и интернет.
6. Осторожнее с названиями мест. Знак, основное значение которого общеизвестное место, могут отклонить как преимущественно географически описательный, если товары происходят из этого места и покупатели так подумают. Малоизвестные или удалённые места отклоняют реже (TMEP §1210.01(a)). Такой знак может быть зарегистрирован с приобретённой различительной способностью или в Дополнительном реестре (TMEP §1210.07).
7. Осторожнее с фамилиями. Знак, являющийся преимущественно лишь фамилией, отклоняют в Основном реестре без приобретённой различительной способности. Имена вроде Cotton или King, значение которых шире фамилии, рассматриваются иначе (TMEP §1211). Для имени, которое указывает на живого человека, нужно письменное согласие этого человека (§1052(c)).
8. Ищите незарегистрированных пользователей. Знак или торговое наименование, ранее использованные в США другим лицом и не оставленные, могут помешать регистрации (§1052(d)). Позднюю регистрацию такой пользователь также может оспорить. USPTO рекомендует искать в интернете использование третьими лицами.

У слова «сильный» два значения

Юристы используют слово «сильный» в двух смыслах. Первый это юридическая различительная способность, от которой зависит, можно ли зарегистрировать знак. Второй это объём защиты, от которого зависит, как далеко простираются права владельца. Слабый знак можно зарегистрировать, например в Дополнительном реестре или с приобретённой различительной способностью, и объём его защиты всё равно может быть уже. TMEP §1207.01(b)(ix) отмечает, что даже слабый знак защищён от сходного знака для тесно связанных товаров, но объём защиты для лишь описательных или слабых обозначений может быть уже, чем для придуманного или произвольного слова.

Поэтому на странице USPTO о сильных товарных знаках предупреждают, что выбор знака, который лишь описывает ваши товары, является распространённым заблуждением. Описательные термины могут быть зарегистрированы только при определённых обстоятельствах, например при приобретённой различительной способности после многих лет использования.

Проверьте название на других языках

USPTO просит заявителей, которые планируют продавать за пределами США, подумать, не имеет ли название другого значения на иностранном языке, особенно оскорбительного. Оно также просит оценить, запомнит ли публика название, сможет ли произнести и написать его.

Для слов на иностранном языке есть второй вопрос. По доктрине иностранных эквивалентов (doctrine of foreign equivalents) USPTO может перевести словесный знак на неанглийском на английский и затем проверить, не является ли он описательным или родовым. Слово из хорошо известного современного иностранного языка, которое на этом языке описывает продукт, рассматривается так же, как его английский эквивалент (TMEP §1209.03(g)). Доктрина также играет роль при сходстве по значению при сравнении знаков (TMEP §1207.01(b)(vi)). Владельцам брендов из Турции нужно проверить турецкое слово для продукта на его английское значение до подачи заявки.

Краткий порядок решения

Практический порядок работы над названием следует из проверок выше:

1. Составьте список названий-кандидатов и оцените их по шкале различительной способности для ваших точных товаров или услуг.
2. Исключите кандидатов, которые описывают товары, называют место их происхождения или являются в основном фамилией.
3. Проверьте в базе данных USPTO каждое оставшееся название, включая созвучные и связанные товары, затем реестры штатов и интернет.
4. Проверьте названия на языках ваших целевых рынков.
5. Выберите название с наименьшим числом конфликтов и подавайте заявку.