Отказ от регистрации товарного знака: порядок, последствия и альтернативы

Что означает отказ с точки зрения закона

Section 7(e) закона Лэнхэма гласит, что по заявлению владельца Директор может разрешить отказ от любой регистрации для её аннулирования и что аннулирование затем вносится в записи USPTO (15 U.S.C. §1057(e)). Правило USPTO, 37 CFR 2.172, добавляет, кто может подписывать. Подписать может владелец, а также лицо с юридическими полномочиями связывать владельца, например должностное лицо корпорации, или представитель, имеющий право по 37 CFR 11.14.

Из того же правила следует, что отказ для аннулирования впоследствии нельзя отозвать. Считайте его окончательным. В прежней публикации он назван необратимым, и правило это подтверждает.

Порядок, когда дела об аннулировании нет

TMEP §1608 описывает порядок для обычной регистрации:

1. Владелец подаёт форму Surrender of Registration for Cancellation в системе электронной подачи документов USPTO по товарным знакам, подписанную так, как описано в TMEP §611.03(f). Электронная подача обязательна, если только владелец не является гражданином страны, которая освобождена от этого требования.
2. Сбор не взимается. В тарифах USPTO нет сбора за отказ, а TMEP §1608 прямо указывает: «There is no fee».
3. Просьбу рассматривает Post Registration Section, если только регистрация не является предметом производства об аннулировании в Апелляционном совете по товарным знакам (Trademark Trial and Appeal Board).
4. Если отказ касается всей регистрации, USPTO обновляет свои записи и направляет владельцу, указанному в реестре, уведомление об аннулировании регистрации. В прежней публикации говорилось, что это уведомление приходит в течение нескольких дней. TMEP §1608 не устанавливает срока, поэтому это утверждение удалили.

Целые классы, частичное удаление и мадридские регистрации

В многоклассовой регистрации можно отказаться от одного или нескольких целых классов, а остальные останутся в силе. Если владелец хочет удалить лишь часть товаров или услуг в одном классе, это изменение по 37 CFR 2.173, а не отказ (37 CFR 2.172). В тарифах USPTO не указан сбор за удаление товаров или классов из регистрации до подачи декларации по Section 8.

Связанное правило действует при поддержании регистрации: если документ по Section 8, Section 71 или Section 9 охватывает не все классы регистрации, пропущенные классы считаются оставленными (TMEP §1608). От зарегистрированного распространения охраны по международной регистрации можно отказаться либо в Международном бюро, либо в USPTO, и тогда USPTO сообщает об этом Международному бюро.

Когда идёт производство об аннулировании

После начала производства об аннулировании действует другое правило. Если ответчик подаёт заявление об аннулировании оспариваемой регистрации по Section 7(e) без письменного согласия каждой противной стороны, Апелляционный совет (Board) выносит решение против ответчика (37 CFR 2.134(a)). Согласие может быть подписано противной стороной, её адвокатом или уполномоченным представителем. В прежней публикации говорилось, что такое решение «исключило бы» будущую регистрацию того же или сходного знака для связанных товаров. В тексте правила этого нет, поэтому настоящее руководство этого не повторяет. Спросите у адвоката, что такое решение может означать для последующих заявок.

Позволить регистрации прекратиться во время дела не значит обойти правило. Если владелец регистрации допускает аннулирование регистрации по Section 8 или Section 71 или не продлевает её по Section 9, Совет может потребовать от него объяснить, почему это не должно считаться аннулированием без согласия (37 CFR 2.134(b)). TMEP §1608 отсылает к руководству Совета, TBMP §602.02(a), по добровольному отказу в производстве перед Советом. Этот раздел руководства для настоящей статьи не открывали, поэтому порядок подачи в Совет здесь не описан.

Что вы теряете и что сохраняете

Потеря это сама регистрация. Вы больше не можете использовать ® со знаком, потому что этот символ допустим только со знаком, который фактически зарегистрирован (TMEP §906). Презумпции действительности и права собственности по 15 U.S.C. §1057(b), приоритет по конструктивному использованию по §1057(c) и предполагаемое уведомление по §1072 вытекают из регистрации. С её аннулированием они прекращаются.

Остаётся то, что создало ваше использование. USPTO указывает, что вы становитесь владельцем товарного знака, когда начинаете им пользоваться, и что права от использования ограничены территорией, где вы предоставляете свои товары или услуги. Эти права зависят от продолжающегося использования. По 15 U.S.C. §1127 знак считается оставленным (abandoned), когда использование прекращено с намерением не возобновлять его, а три года подряд неиспользования являются prima facie доказательством оставления. Отказ является публичным: аннулированные записи остаются в базе данных, поэтому все, кто ищет, увидят, что регистрация прекращена.

Альтернативы, которые стоит рассмотреть до отказа

Отказ не единственный путь, когда знак больше не нужен или используется лишь частично:

• Удалите только те товары или услуги, которые вы больше не используете. Это изменение, а не отказ, и оно помогает не заявить ложное использование при следующей подаче документов о поддержании.
• Откажитесь только от некоторых классов. Остальные классы останутся зарегистрированными.
• Позвольте регистрации прекратиться к сроку. Для сроков по Section 8 и Section 9 есть шестимесячный льготный период с доплатой. После него регистрация аннулируется или истекает. Если владелец хочет изменить запись раньше, TMEP §1611 советует подать форму отказа, чтобы ускорить аннулирование или истечение.
• Сохраните регистрацию, если вы снова будете использовать знак. Новая заявка получит новую дату подачи и новое рассмотрение, с риском новых конфликтов.